Você fez tudo que tinha que ser feito. Escolheu sua marca, iniciou o processo de registro no INPI, mas, ao final, o pedido de registro foi indeferido. Calma, nem tudo está perdido! Nesse texto você entenderá melhor o motivo de seu pedido de registro ter sido indeferido e verá os casos em que é possível reverter essa decisão.
Neste texto, você vai aprender sobre o seguinte:
Se você quer saber mais sobre tudo isso ou tem algum tipo de dúvida relacionada, continue a leitura!
Entendendo o processo de registro de marca no INPI
O processo de registro de marca no INPI passa por várias fases e leva um certo tempo para ser concluído.
Em todos os processos, o Instituto faz uma análise individual da marca e decide se ela poderá ou não ser registrada.
Quando essa análise é positiva, a marca pode ser registrada. Por outro lado, quando o INPI identifica algum impedimento previsto pela lei, o pedido é indeferido.
Indeferido o pedido, está tudo acabado?
Não. A Lei da Propriedade Industrial (LPI) prevê o direito de apresentação de recurso contra essa decisão, para que o pedido seja reanalisado, agora por outro setor, para ver se a decisão de indeferimento realmente foi correta.
A análise inicial é feita pelos analistas da Diretoria de Marcas do INPI, já a análise do recurso é feita pela Presidência do INPI, que toma suas decisões com base no parecer dado pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do Instituto.
O bacana de tudo isso é que o recurso possibilita não apenas a contestação da decisão inicial, mas também permite a apresentação de informações e detalhes sobre a marca e sua atuação, para que tudo isso seja levado em consideração no momento da análise do recurso.
Isso faz com que o recurso seja uma ferramenta importante para demonstrar ao INPI porque a decisão tem que ser reformada, pois possibilita a apresentação de informações que não foram apresentadas no início do processo.
A legislação traz mais de vinte motivos diferentes para o indeferimento de um pedido de registro de marca. Veja quais são os mais comuns.
Principais motivos de indeferimentos de pedidos de registro de marcas
Reprodução ou imitação de marca já registrada
O principal motivo de indeferimentos de pedidos de registro de marcas é, sem dúvidas, a imitação ou reprodução de marcas registradas.
Isso se deve, principalmente, ao enorme número de marcas existentes no INPI.
De acordo com estatísticas do Instituto, no ano de 2018 foi ultrapassada a média histórica de duzentos mil processos de registro em um único ano. Com tanta marca assim, acaba sendo realmente possível que uma ou outra seja considerada como um obstáculo ao registro.
Em seus despachos de indeferimento com base nesse motivo, o INPI costuma dizer o seguinte:
A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI.
Quando o Instituto diz que sua marca reproduz ou imita outra, não leve a mal, pois ele não quer dizer que você intencionalmente copiou a marca de alguém.
O que o INPI quer dizer é que, fazendo uma comparação, ele entendeu que há muitos pontos em comum entre as marcas, sejam eles idênticos (aí a ideia da reprodução) ou semelhantes (que caracteriza a imitação).
O inciso XIX do art. 124 da LPI, que é trazido pelo despacho de indeferimento do INPI, diz o seguinte:
Art. 124 – Não são registráveis como marca: XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
Em resumo, o que a legislação quer dizer é que uma marca não pode ser registrada sempre que ela for parecida com outra, a ponto de causar algum tipo de confusão ou associação indevida pelo público consumidor.
O objetivo da lei não é proteger diretamente o interesse de quem já tem uma marca registrada, mas sim proteger o mercado de consumo como um todo, evitando a existência simultânea de duas marcas que, de tão parecidas, possam confundir algum consumidor, fazendo com que ele compre uma, pensando se tratar de outra.
Desse modo, o indeferimento nesses casos ocorre justamente porque o INPI, com as informações que tinha, entendeu que as marcas ali apresentadas podiam causar esse tipo de confusão.
Expressão sem suficiente forma distintiva
Como já falamos aqui, um dos requisitos para que uma marca possa ser registrada é a distintividade, que é a aptidão que uma marca tem para se individualizar no seu mercado de atuação.
Assim, marca distintiva é aquela que consegue se diferenciar de outras e ser identificada no mercado.
Um bom exemplo de marca sem distintividade seria o nome FAST FOOD para identificar uma lanchonete.
Como se trata de um nome normalmente utilizado para identificar certo tipo de lanchonete, ele não seria capaz de individualizar uma empresa na sua área de atuação.
Quando uma marca não possui distintividade, o INPI indefere o pedido, em despacho normalmente publicado da seguinte forma:
A marca é constituída por expressão sem suficiente forma distintiva, irregistrável de acordo com o inciso VI do Art 124 da LPI.
Sobre o inciso VI do art. 124 da LPI, sempre citado para embasar esse tipo de indeferimento, ele diz o seguinte:
Art. 124 – Não são registráveis como marca: VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
Dá pra perceber que a lei veda o registro de uma grande variedade de nomes, como os genéricos, comuns, descritivos etc. Apesar disso, todos eles têm algo em comum, que é a dificuldade em individualizar um produto ou serviço no mercado.
Mais uma vez, o objetivo trazido pela legislação é proteger o mercado de consumo, pois marcas que não conseguem se individualizar em seu mercado de atuação criam a possibilidade de confusão. Com essa vedação, a lei busca evitar a existência desse tipo de marca no mercado.
A exceção trazida pela legislação, apesar disso, é quando esses sinais estiverem revestidos de suficiente forma distintiva.
E o que é isso?
Isso quer dizer que um nome genérico ou descritivo até pode, em algumas circunstâncias, ser registrado como marca, desde que esteja revestido de forma distintiva, ou seja, desde que se apresente com uma representação gráfica que seja capaz de gerar essa individualização (distintividade).
Um bom logotipo, por exemplo.
O que a lei quer dizer é que mesmo um nome bastante genérico pode ser registrado como marca, desde que esse nome esteja acompanhado de um logotipo bem trabalhado, de forma suficiente para individualizar os produtos ou serviços no seu mercado de atuação.
Assim, quando o INPI indefere um pedido de registro de marca com base nesse inciso VI do art. 124 da LPI, quer dizer que o Instituto achou o nome pouco distintivo e esse nome não se encontra (na visão do INPI) revestido de suficiente distintividade (com um logotipo bem trabalhado).
A marca é constituída por sinal ou expressão de propaganda
Outro motivo bastante comum de indeferimento de pedido de registro de marca é quando o INPI identifica que a marca apresenta sinal ou expressão de propaganda. Nesses casos, o despacho do INPI costuma se apresentar da seguinte forma:
A marca é constituída por sinal ou expressão de propaganda, irregistrável de acordo com o inciso VII do art. 124 da LPI.
A Lei da Propriedade Industrial diz o seguinte nessa parte:
Art. 124 – Não são registráveis como marca: VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
De acordo com o INPI, sinal ou expressão de propaganda é tudo aquilo que visa recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.
Em outras palavras, a legislação veda o registro de slogans, que são aquelas pequenas frases que algumas marcas têm para recomendar, caracterizar ou até mesmo para passar uma mensagem para o seu público:
Aqui vai uma curiosidade: o Brasil é um dos poucos países que proíbem o registro de slogans como marca.
Vários países, como os Estados Unidos, por exemplo, possibilitam que esses sinais sejam também protegidos como marca.
Isso quer dizer que não há nenhuma proteção?
Não, não é isso. Há outras formas de proteger a criação de slogans, como a Lei de Direitos Autorais e as regras que combatem a concorrência desleal. A única questão é que esses sinais não podem ser registrados como marca.
Por isso, os indeferimentos com base nessa regra ocorrem principalmente em duas situações:
- Quando a marca tem um slogan;
- Quando o próprio nome da marca parece um slogan.
Quando o pedido de registro apresenta uma marca com slogan, a situação é mais tranquila, pois o que está irregular no pedido é apenas a existência dessa expressão que é considerada de propaganda.
Nesses casos, o recurso é uma excelente alternativa, pois o próprio INPI aceita a apresentação de recursos para corrigir esse pedido, retirando o slogan.
Um segundo motivo desse indeferimento é quando o próprio nome da marca parece um slogan.
Há várias marcas cujos nomes são formados por frases ou expressões que destacam alguma qualidade ou recomendam o produto ou serviço prestado. Em alguns desses casos o INPI acaba indeferindo o pedido, em razão da proibição trazida pela lei.
Nesse tipo de marca que estamos falando, uma palavrinha trazida pela lei faz muita diferença na hora de verificar se ela poderá ou não ser registrada, que é o “apenas”.
Como assim?
A lei fala que é vedado o registro de sinais ou expressões empregados apenas como meio de propaganda. Isso quer dizer que somente não podem ser registrados como marca aqueles sinais que são empregados apenas com a finalidade de propaganda.
Quando uma expressão puder ser usada como meio de propaganda, mas também tiver aptidão para individualizar seus produtos ou serviços em seu ramo de atuação (ou seja, tiver distintividade), ela poderá ser registrada como marca.
Para entender, vamos trabalhar com um exemplo real.
A marca de curso de idiomas MAKE IT EASY foi indeferida pelo INPI, no ano de 2018, com o argumento de que o nome da marca seria expressão de propaganda.
A expressão “make it easy”, em tradução literal do inglês, significa “tornar mais fácil”.
A análise inicial decidiu que essa expressão, para curso de idiomas, seria uma expressão de propaganda e por isso o pedido foi indeferido.
Nesse caso, apresentamos o recurso e explicamos que a expressão, ainda que pudesse ser também usada como expressão de propaganda, naquele caso cumpria o papel de uma marca, já que era capaz de individualizar essa escola específica dentre outras escolas de inglês.
Ou seja, mesmo podendo ser considerada como expressão de propaganda, naquele caso ela trazia distintividade para a marca, possibilitando o registro.
Na análise do recurso, o INPI concordou e a marca foi registrada.
Quando vale a pena apresentar o recurso?
Antes de pensar em apresentar o recurso, deve ser olhado o motivo do indeferimento do pedido, e verificar o objetivo da lei em trazer a proibição apontada.
Em alguns casos, como vimos, o objetivo da proibição é evitar a confusão do público consumidor. Assim, se o INPI indeferiu o pedido porque a marca se parece com alguma outra – ou outras – ou porque o Instituto achou que a marca não é suficientemente distintiva, o ideal é que o titular do pedido reflita se realmente existe possibilidade de confusão do consumidor (público-alvo) de sua marca.
Se essa possibilidade de confusão não existe ou é pequena, é muito interessante apresentar o recurso, pois, como vimos, é a oportunidade perfeita para explicar e trazer informações que demonstrem que o registro da marca não apresentaria prejuízo ao consumidor e para a outra marca.
Nos casos de pedidos indeferidos por expressões de propaganda, o recurso sempre vale a pena.
Se o indeferimento foi em razão da existência de slogan, o recurso pode possibilitar a retirada. Por outro lado, se o INPI achou que o próprio nome da marca é considerado expressão de propaganda, é possível que o nome da marca também tenha função distintiva, de individualizar a marca, o que possibilita o registro.
O indeferimento quer dizer que o INPI errou?
Não é bem isso.
A análise do Instituto foca somente naqueles produtos ou serviços que foram apresentados no pedido de registro, afinal, o INPI não conhece de perto a marca.
Por isso, a apresentação do recurso é a oportunidade perfeita para apresentar esclarecimentos e demonstrar porque a marca, na verdade, pode ser registrada.
Na maioria das vezes, esses esclarecimentos conseguem demonstrar que a melhor decisão para o caso não é o indeferimento, mas sim o registro da marca.
Apresentar o recurso garante o registro?
Não garante o registro, mas possibilita uma nova análise do pedido, sem que você tenha que começar tudo de novo, do zero.
Além disso, essa nova análise vai ter um olhar diferente, pois nela o INPI vai receber todas aquelas informações e esclarecimentos que foram apresentados no recurso, para entender melhor sobre sua marca.
É importante que esse recurso apresente não apenas informações sobre a sua marca, mas também argumentos que deixem muito clara a necessidade de mudança da decisão.
Sendo assim, é altamente recomendável contar com ajuda de profissionais especializados no ramo, já com experiência nesse tipo de atuação, especialmente porque são decisões que têm que ser embasadas na lei.
Caso, ao final, o INPI se convença pela revisão da decisão, ótima notícia: caminhos abertos para a sua marca registrada!
Teve o seu pedido de registro de marca indeferido pelo INPI? Entre em contato conosco que faremos uma análise gratuita, para vermos se vale a pena a apresentação de recurso no seu caso!
