São susceptíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. É essa a norma contida na Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/96 –, em seu art. 122, que dá as diretrizes gerais de todo sinal que pode ser registrado como marca.
De acordo com a lei, para que um sinal possa ser registrado como marca ele deve ser distintivo, e não deve estar compreendido nas proibições trazidas pela LPI. Todavia, o que se entende sobre a distintividade de uma marca?
A distintividade consiste na aptidão de um determinado sinal em individualizar um produto ou serviço dentre aquela universalidade compreendida no seu segmento. Em outras palavras, elemento distintivo é aquele pelo qual é possível individualizar um produto ou serviço específico dentro de uma determinada área de atuação.
Embora a Lei da Propriedade Industrial não traga a definição de distintividade de um determinado sinal, ela estabelece, em uma de suas vedações, tudo aquilo que não é considerado distintivo e, portanto, irregistrável como marca. Vejamos o que diz o inciso VI do art. 124 da Lei:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(…)
VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
De acordo com o dispositivo acima, não são considerados distintivos todos aqueles elementos considerados genéricos, necessários, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos, quando relacionados com o produto ou serviço especificado.
A razão é bastante óbvia: esses nomes não podem ser considerados marcas, pois não são capazes de individualizar um determinado produto ou serviço dentro do seu segmento de atuação.
Uma padaria cuja marca fosse FÁBRICA DO PÃO não seria considerada distintiva, porque os elementos utilizados na marca são visivelmente descritivos, já que uma padaria pode ser considerada uma fábrica de pães. Situação diversa seria a vivenciada pela marca BEBEL, para também especificar uma padaria. Aqui, o nome “Bebel” não tem nenhuma vinculação com os serviços desempenhados por uma padaria, em termos genéricos, comuns ou descritivos, de modo que a marca é considerada perfeitamente distintiva.
Algumas marcas, porém, são formadas por elementos distintivos e não distintivos, ao mesmo tempo. Seria o caso da marca CONFEITARIA DO MANOEL. Nessa marca, o termo “Manoel” é perfeitamente distintivo, pois não tem nenhuma vinculação com o serviço desempenhado pela marca. Já o elemento “confeitaria” não é considerado distintivo, mas sim descritivo, uma vez que o objetivo de estar inserido na marca é apenas descrever a área de atuação da marca: uma confeitaria.
Nessas situações, em que a marca é formada por elementos distintivos e não distintivos, a marca pode ser registrada. Entretanto, a esse titular não será conferida a exclusividade de utilização do elemento não distintivo, no caso de nosso exemplo, o termo “confeitaria”. Assim, com a concessão do registro, o titular do registro teria exclusividade de utilização apenas do elemento “Manoel” de sua marca.
O efeito prático disso é que a marca CONFEITARIA DO MANOEL não seria colidente com a marca CONFEITARIA DO PEREIRA, uma vez que nenhum dos dois titulares possuem exclusividade de utilização do termo “confeitaria”, por não ser distintivo. Assim, as duas poderiam coexistir registradas sem nenhum problema. Entretanto, a marca CONFEITARIA DO MANOEL conflitaria diretamente com a marca PADARIA DO MANOEL, para designar os mesmos serviços, uma vez que há identidade de elementos distintivos em cada uma das marcas. Assim, para fins de análise de registrabilidade de cada uma das marcas, elas seriam consideradas idênticas e, portanto, impossibilitadas de coexistirem simultaneamente registradas.
Uma última consideração sobre a norma contida no art. 124, VI, da LPI, reproduzida acima, é de sua parte final, que ressalva a possibilidade de registro da marca formada pelos elementos citados (genéricos, comuns, vulgares, descritivos), desde que esteja revestida de suficiente forma distintiva.
Embora possa parecer confuso, a norma é clara e muito explicativa. É que uma marca não é formada apenas pelos seus elementos nominativos, mas por todo conjunto marcário que a forma. Assim, compõem uma marca não apenas os seus elementos nominativos, mas também o seu logotipo.
Dessa forma, o que a parte final do art. 124, VI, da LPI quer nos dizer é que uma marca formada inteiramente por elementos descritivos pode sim ser registrada, desde que possua um logotipo distintivo, isto é, apto a individualizar aquele determinado sinal em seu segmento. Assim, a marca FÁBRICA DO PÃO, que mencionamos não ser distintiva, pode sim ser registrada, desde que munida de um logotipo distintivo.
Mas que fique claro que aos elementos nominativos genéricos e/ou descritivos inseridos no conjunto marcário não será conferida exclusividade de utilização por seu titular, de modo que o seu uso não poderá ser impedido em marcas de terceiros.
O resultado prático disso é que poderá existir duas diferentes marcas FÁBRICA DO PÃO registradas, de titulares distintos, desde que cada uma delas apresente logotipos distintivos e distintos entre cada uma delas.
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