Ter uma marca registrada não é algo que se consegue da noite para o dia. Envolve planejamento, investimento e a tomada de várias precauções, para evitar a perda de tempo e dinheiro em um processo que pode não resultar no tão sonhado registro de marca.
Com este Guia você saberá, passo a passo, o que fazer para conseguir a sua marca registrada, adotando os seguintes passos:
- 1. Escolha do nome
- 2. Pesquisa de disponibilidade de marca
- 3. Preparo do pedido de registro no INPI
- 4. Cadastro no INPI
- 5. Emissão da GRU de taxas do INPI
- 6. Formulário de pedido no INPI
- 7. Acompanhamento do processo
- 8. Marca Registrada!
Quer ter sua marca registrada? Então siga a leitura!
1. Escolha do nome
O primeiro passo para o registro da marca deve ser a definição do nome. Mas o sinal não precisa ter necessariamente algo escrito, podendo também o registro ser concedido a sinais figurativos, isto é, compostos por figuras, sem nenhum texto.
No entanto, é fato que, para se ter uma marca que seja reconhecida em seu ramo de atuação, é imprescindível que ela tenha um nome, afinal, ninguém gostaria que sua marca fosse conhecida como “aquela da maçã” ou “a que tem um jacarezinho”!
Vedações da legislação
Verificada a importância de se ter um nome, o próximo passo é escolher qual será esse nome. Para isso, alguns pontos muito importantes devem ser levados em consideração, pois nem todo nome pode ser registrado como marca.
A Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) estabelece algumas limitações sobre nomes que não podem ser registrados como marca. Dentre as vedações trazidas pela lei, destacam-se as seguintes:
- Letras, algarismos e datas isoladas;
- Expressões ofensivas;
- Nomes de órgãos públicos;
- Nomes empresariais de terceiros;
- Expressões de propaganda;
- Indicações geográficas;
- Falsas indicações de origem ou procedência;
- Nomes de eventos públicos oficiais;
- Nome e sobrenome de outras pessoas;
- Apelidos notoriamente conhecidos;
- Títulos de obras protegidas por direitos autorais;
- Termos técnicos usados na indústria, ciência e arte;
- Nomes de marcas já registradas do mesmo ramo.
Parece muita coisa, né? Mas perceba que as vedações acima, em sua maioria, trazem uma característica comum: a de impedir o registro de marcas que possam gerar algum tipo de confusão no público consumidor, evitando que certos nomes de marca indiquem características que não são condizentes com o produto ou serviço prestado.
Justamente por isso a vedação de registro de nomes de órgãos públicos, nomes de empresa de terceiros, falsas indicações de procedência, nomes de eventos públicos, de outras pessoas, de apelidos famosos etc.
Distintividade
Já vimos que muitos nomes não podem ser registrados como marca. Então, se tirarmos isso, todo o resto pode ser registrado?
Na verdade, não.
Uma importante característica que toda marca tem que ter para poder ser registrada é a chamada distintividade. Em outras palavras, um nome, para ser registrado como marca, tem que ser distintivo, ou seja, tem que ser apto a individualizar um determinado produto ou serviço em seu mercado de atuação.
Aqui, é importante fazermos um parênteses sobre o porquê existem marcas.
A marca serve para identificar um produto ou um serviço, em seu mercado de atuação, perante o público consumidor. Marca é todo o conjunto de nomes, símbolos e cores que distinguem um produto ou serviço de outro. Sendo assim, a própria finalidade da marca é tornar um produto ou serviço único e, portanto, identificável.
Voltemos para a distintividade. É justamente ela que faz com que uma marca seja apta a individualizar um produto ou serviço no mercado, e um nome, para ser registrado como marca, tem que ser distintivo. O oposto da distintividade é a descritividade, ou seja, quanto mais um nome descrever o que a marca faz, menos distintivo ele é.
E como saber se um nome é ou não distintivo?
Um bom teste para saber se sua marca é ou não distintiva é verificar se, apenas pelo nome, é possível descobrir o que a marca “faz”. Se o significado trazido pelo nome da marca descrever exatamente o que a marca “faz”, é sinal que ela é mais descritiva do que distintiva. Por outro lado, se não for possível descobrir o que a marca faz apenas analisando o seu nome, é sinal que a marca possui distintividade.
É importante perceber que um mesmo nome pode ser descritivo para uma determinada atividade e distintivo para outra. Justamente por isso, a análise da distintividade não deve ser feita apenas olhando o nome, mas também examinando o produto ou serviço identificado.
Veja o caso da marca Apple®, cujo significado da marca é “maçã”, em inglês. Esse nome seria descritivo para identificar a própria fruta, mas é perfeitamente distintivo para identificar aparelhos eletrônicos.
Viu só como é fácil?
Certo. Já sabemos o que é um nome distintivo e como identificar essa característica em um determinado nome. Mas por que minha marca não pode ser descritiva?
O motivo é que ela não seria facilmente individualizada no mercado, por ser confundida com o próprio nome do produto ou serviço. Justamente por isso, a legislação veda o registro desse tipo de marca, cujo nome seja genérico, comum, necessário ou, como vimos, descritivo.
Assim, na escolha do nome da sua marca, você deve atentar tanto para as vedações existentes ao registro, como também ao fato de que o seu nome deve ser distintivo. Caso essas regrinhas não sejam observadas, pode ser que o seu pedido de registro seja indeferido pelo INPI.
2. Pesquisa de disponibilidade de marca
Uma vez escolhido o nome, é hora de verificar sua disponibilidade de registro. Essa consulta tem como objetivo checar se esse nome já não se encontra registrado como marca ou com algum processo de registro já em curso, dentro da mesma classe de atuação que a sua.
O registro de marcas no Brasil adota a regra do princípio atributivo de direito, que significa que a propriedade de uma marca só se adquire com o registro validamente obtido no INPI. Esse princípio observa a regra da anterioridade, que significa que o registro será concedido a quem primeiro fizer esse requerimento no INPI.
Isso significa que o registro de uma marca não será de quem já usa a marca há mais tempo, mas sim de quem primeiro pedir o registro da marca no INPI. Dessa forma, ainda que alguém use uma marca há anos, se ela não fizer o registro no INPI, há o risco de essa pessoa perder essa marca para quem registrá-la primeiro.
Dito isso, voltemos para a consulta de disponibilidade. Como a preferência é de quem primeiro solicitar o registro no INPI, essa consulta tem o objetivo de checar se o nome escolhido já não é uma marca registrada, ou há um pedido de registro em curso.
Se já existir algum processo anterior, ficam reduzidas as chances de conseguir o registro. Como registro significa propriedade, deixar de observar essa anterioridade cria o risco de investir em uma marca que não é sua, além de ter sérias consequências jurídicas, inclusive criminais.
Entendido. Mas como fazer essa consulta?
Essa consulta pode ser feita diretamente no site do INPI ou com o auxílio de uma consultoria especializada. Deve-se ter um cuidado na hora de fazer essa busca, pois a legislação veda o registro não apenas de marcas que são idênticas umas às outras, mas também daquelas que são semelhantes ou apresentem algum tipo de afinidade de mercado.
Se houver outra marca de mesmo nome já registrada, quer dizer que a minha não pode obter o registro?
A resposta é não! Ainda que outra marca de mesmo nome já esteja registrada, pode ser que a sua também possa ser, desde que identifique produtos ou serviços distintos.
A legislação só considera que duas marcas não podem coexistir quando elas forem idênticas ou semelhantes e se proponham a identificar um mesmo produto ou serviço. S
e duas marcas tiverem o mesmo nome, mas identificarem produtos ou serviços diferentes e sem afinidade de mercado, não há problemas. É o caso do nome Continental, que existe tanto como marca de pneus, como também para identificar eletrodomésticos.
Assim, a consulta de disponibilidade pode te economizar tempo e dinheiro. Tempo, porque o processo de registro de marca no INPI pode levar de 8 a 12 meses, em média, para ser concluído.
E dinheiro porque, além de evitar um indeferimento que poderia ter sido previsto com essa consulta, faz com que você não passe todo esse tempo investindo em divulgação e publicidade de uma marca que não poderá ser sua.
3. Preparo do pedido de registro no INPI
Escolhido o nome e consultada sua disponibilidade, é hora de iniciar os preparativos para o pedido de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é a única entidade no Brasil autorizada a fazer o registro de marcas, de acordo com a legislação.
Quaisquer outros documentos ou registros relativos à empresa, em cartórios de pessoas jurídicas, Juntas Comerciais e em Conselhos Profissionais (CREA, CAU, CRECI etc.) não são aptos a proteger e a conferir a propriedade e exclusividade de uso de uma marca.
O pedido pode ser feito por conta própria, pelo próprio interessado, ou com o auxílio de uma consultoria especializada, o que é recomendado, tendo em vista todos os requisitos e formalidades necessárias para a correta realização do pedido.
Um pedido de registro mal formatado não pode ser corrigido no curso do processo, criando a necessidade de se iniciar um novo processo desde o início, fazendo você não apenas perder tempo, mas também dinheiro e até mesmo a própria prioridade que você teria no registro.
Antes de formalizar o pedido, alguns pontos devem ser decididos antes de iniciar o preenchimento dos formulários e fazer o pagamento das taxas existentes.
Titularidade
O primeiro passo é definir quem vai ser o titular do pedido. Uma pessoa, várias pessoas, uma empresa ou várias empresas? O pedido de registro pode ser feito tanto por pessoas físicas como jurídicas, inclusive em regime de cotitularidade. Assim, é possível que mais de uma pessoa seja “dona” de uma mesma marca.
A legislação possibilita que o pedido seja feito pela própria pessoa física, sem necessidade de CNPJ, o que é totalmente coerente com tudo que estamos dizendo aqui, afinal, a escolha da marca e, consequentemente, o seu registro, devem ser feitas antes mesmo da constituição da própria empresa, sendo natural que ainda não exista nenhum CNPJ.
Além disso, há marcas que trazem uma identidade muito pessoal com apenas um dos sócios, como marcas que levam nomes e sobrenomes, sendo comum que a titularidade dessas marcas fique na pessoa física de seu responsável.
Apresentação da marca
Tendo sido decidida a titularidade, cabe agora pensar na apresentação da marca: nominativa, figurativa, mista ou tridimensional.
O registro nominativo protege unicamente o nome dado à marca, sem qualquer vínculo com logotipo ou outro elemento figurativo. A marca figurativa, como vimos mais acima, protege apenas o desenho do logotipo, sem nenhum tipo de texto. A mista, como o nome sugere, protege tanto o nome quanto o logotipo, ao passo que a marca tridimensional confere proteção marcaria a determinada forma tridimensional que seja apta a identificar um produto.
A decisão sobre como formatar o pedido deve ser pautada com base nos seus objetivos de proteção. Caso o principal para você seja o nome, sem vinculação com um logotipo, o melhor será a marca nominativa. Por outro lado, se você já tiver algum logotipo para identificar sua marca, a escolha da forma mista pode ser a melhor opção.
Classificação de Produtos e Serviços
O registro de marca é feito obedecendo a correta classificação do pedido de acordo com os produtos ou serviços identificados pela marca. Existem 45 diferentes classes em que o pedido pode ser enquadrado, sendo que 34 delas são de produtos e as outras 11 são classes de serviços.
Em regra, os produtos são classificados de acordo com sua função ou finalidade, enquanto os serviços são classificados de acordo com o seu ramo de atuação. A lista com a indicação de cada uma das classes pode ser consultada no próprio site do INPI.
Cada pedido de registro só pode ser feito em uma única classe. Se sua marca se enquadra em mais de uma classe, será necessário mais de um pedido.
Não há limites quantitativos para o registro de uma marca. Assim, se uma marca de camisetas, por exemplo, trabalha tanto com a fabricação (produto) como com o comércio (serviço), serão necessários dois pedidos diferentes, um em cada classe correspondente.
A classificação talvez seja o ponto que exija mais atenção do requerente de registro de marca, pois a concessão do registro da marca vincula a proteção e a exclusividade aos produtos ou serviços que forem indicados no pedido.
Assim, se uma marca fabrica e comercializa bolsas e sapatos, por exemplo, um único registro feito na classe de fabricação de sapatos não protegerá a fabricação de bolsas nem a comercialização desses produtos, pois são atividades que se encontram em classes diferentes.
A consequência desse registro insuficiente é o risco de outra pessoa registrar esse mesmo nome nessas outras classes, podendo o seu titular perder o direito de usar a marca para identificar aqueles produtos e serviços que ficaram de fora de seu registro.
Verificação de compatibilidade
Como vimos, o pedido de registro pode ser feito por pessoas físicas ou jurídicas. Apesar disso, a legislação exige a compatibilidade entre os produtos ou serviços da marca e a própria pessoa requerente do registro.
No caso das pessoas jurídicas, essa compatibilidade é verificada analisando o seu objeto social. Uma empresa, portanto, só pode registrar marcas de produtos ou serviços que estejam dentro do seu escopo de atuação.
Já para as pessoas físicas, essa compatibilidade é analisada sob dois aspectos. Primeiro, é verificado se o produto ou serviço identificado no pedido não é normalmente desempenhado apenas por pessoas jurídicas, diante de sua complexidade (atividades perigosas, produtos farmacêuticos, maquinário industrial etc.).
Segundo, é verificado se a atividade identificada pela marca não requer algum tipo de habilitação técnica exigida pela lei e que possa gerar algum tipo de risco para o público consumidor, quando da sua inobservância.
É o caso do registro de marcas de produtos químicos, estabelecimentos hospitalares e clínicas médicas. Nesses casos, o titular deve comprovar a habilitação técnica exigida pela lei para registrar essas marcas.
4. Cadastro no INPI
Decididos todos os pontos necessários ao pedido, está na hora de iniciar o procedimento de registro, que começa por meio do cadastro no Sistema GRU do INPI, que faz o cadastramento automático em todos os sistemas que serão necessários para o pedido (Sistema PAG e e-Marcas).
O cadastro no sistema deve ser feito em nome de quem será o titular do pedido de registro, seja pessoa física ou jurídica. Caso o pedido seja feito em cotitularidade, ambos os titulares devem ter cadastros individuais.
Desconto no pagamento de taxas do INPI
O INPI concede desconto de 60% sobre o valor das taxas aplicáveis ao registro de marca para todas as pessoas físicas, microempreendedores individuais, pessoas jurídicas que possuam enquadramento como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), cooperativas, instituições de ensino e pesquisa, entidades sem fim lucrativo e órgãos públicos.
Caso o titular se enquadre nessa condição, ela deve ser informada no momento do cadastro, para que o desconto seja aplicado automaticamente pelo Sistema PAG, quando as taxas forem geradas.
5. Emissão da GRU de taxas do INPI
Feito o cadastro, é hora de emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) relativa à taxa cobrada pelo INPI para início do processo de registro. Essa guia é gerada no Sistema PAG do INPI.
Uma vez logado no sistema, com o mesmo login e senha cadastrado no Sistema GRU (etapa anterior), você irá selecionar o tipo de serviço que você quer utilizar no INPI. Selecionada a área de “Marcas” você vai localizar a opção relativa ao pedido de registro de marca.
Há duas formas de se fazer o pedido de registro de marca: uma delas, com especificações de produtos e serviços já preenchidas, e outra com livre especificação de preenchimento.
Na primeira delas, ao escolher a classe de produtos ou serviços, o sistema apresentará informações já pré-aprovadas sobre as opções disponíveis dentro da classe. Na modalidade de livre especificação, a indicação da classe e o produto ou serviço a ser identificado deve ser feita pelo próprio titular, por extenso. Nesse caso, deve-se ter atenção à limitação existente quanto às classes, pois ainda que as especificações do pedido possam ser feitas por extenso, a inserção de produtos ou serviços não compatíveis com a classe escolhida não será aceita pelo INPI.
Finalizado o preenchimento, será gerada a Guia de Recolhimento da União, que deve ser paga em qualquer banco ou casa lotérica antes do protocolo do pedido.
6. Formulário de pedido do INPI
Pagamento da taxa realizado, é hora de fazer o preenchimento do formulário de pedido de registro no Sistema e-Marcas do INPI, que será acessado com o mesmo login e senha criado. Feito o login, deve ser informado o número da GRU cujo pagamento foi realizado, e o sistema carregará as informações já selecionadas no preenchimento do Sistema PAG.
Aqui, todas aquelas características que falamos no item 3 serão indicadas nos campos específicos do formulário, devendo o preenchimento ser feito de acordo com as características do pedido a ser realizado:
- Apresentação da Marca
- Classificação dos produtos/serviços
- Declaração de compatibilidade
Classificação de Viena
A classificação de elementos figurativos, também conhecida como Classificação de Viena, é obrigatória para os pedidos que tragam algum tipo de imagem, só não sendo aplicada nos pedidos de registro de marcas nominativas. Nessa classificação, devem ser indicadas as características da imagem do logotipo, e não as características do produto ou serviço.
Exemplificando novamente com a marca Apple®, a correta classificação de seu logotipo seria a indicação de uma maçã, e não a referência a aparelhos eletrônicos (que é o objetivo da Classificação de Nice).
Protocolo do pedido
Finalizado o preenchimento do formulário, basta conferir os dados acessados e finalizar o protocolo. Uma vez concluído o carregamento, será gerado o comprovante de depósito do pedido de registro, assinado digitalmente pelo INPI.
Esse comprovante é o documento que prova a anterioridade de uma marca, de acordo com a data e horário de protocolo. A partir desse momento, sua marca terá preferência no registro frente a qualquer outra semelhante que apresentar pedido em momento posterior, para identificar produtos ou serviços de mesma classe.
7. Acompanhamento do processo
Realizado o protocolo, a marca ainda não está registrada. Do contrário, ele representa o início do processo de registro no INPI, que possui várias etapas e prazos específicos para o cumprimento de providências e pagamento de taxas. Desse modo, é fundamental o acompanhamento do processo, seja pelo próprio interessado ou com o auxílio de uma empresa especializada.
As publicações oficiais do INPI ocorrem semanalmente na Revista da Propriedade Industrial (RPI), às terças-feiras, e todas as publicações ocorridas trazem prazos definidos pela lei para a adoção das providências necessárias pelo interessado.
A tramitação do processo envolve uma etapa inicial, de exame formal da documentação apresentada e termina com a publicação do pedido de registro na RPI. Publicado o pedido, uma nova etapa se inicia, que é a de apresentação de oposições. A legislação confere a qualquer interessado o direito de apresentar oposição a um pedido de registro de marca que possa violar seus direitos de propriedade intelectual, que geralmente são fundamentados naquelas vedações que falamos ao registro, no item 1. Caso alguma oposição seja apresentada, o titular do pedido tem o direito de apresentar uma manifestação contra essas oposições, dentro do prazo legal.
Finalizada essa etapa, o pedido segue para o exame de mérito. Nessa fase, o INPI analisará se o registro será ou não deferido. É possível que, antes de decidir, o INPI faça exigências para que o requerente do pedido apresente documentos, informações ou esclarecimentos necessários para o exame. Realizado o exame de mérito, poderá haver o deferimento ou indeferimento do registro, de acordo com a análise feita pelo Instituto.
Deferido o pedido, marca registrada?
Ainda não. A partir da publicação do despacho de deferimento, é aberto um novo prazo para que seja feito o pagamento da taxa de concessão. Essa é a taxa de expedição do certificado, que vale por 10 anos. Caso o pagamento não seja realizado ou seja feito fora do prazo, o processo é arquivado definitivamente.
8. Marca Registrada!
Por fim, após a publicação do despacho de concessão do registro, sua marca estará registrada.
O registro possui a duração de 10 anos e pode ser prorrogado por sucessivas vezes, sem limite de tempo. Após a concessão, é fundamental manter um acompanhamento do processo, principalmente no primeiro ano de registro, pois a lei possibilita que alguém apresente processo administrativo de nulidade contra o seu registro.
Embora sejam muitas fases e decisões a serem tomadas para se obter o registro, a segurança e a tranquilidade de ter uma marca que realmente é sua não têm preço.
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